在商標無效宣告案件中，法官審查訴爭商標是否已獲得顯著性，應當以什么標準來判定。本文旨在論述這一問題。
原則上，一個在歐盟有效的商標，應當具備顯著性（以臆造商標的顯著性為例，商標本身杜撰而成，無特定含義，可以使消費者識別商標所標識的商品或服務的商業來源）。商標的顯著性可以是固有的，也可以通過使用而獲得。
經使用而獲得的顯著性，在歐盟受多個法規規制，實踐中對其也存在不同理解，由此產生了不少問題。
問題之一是，在商標無效宣告案件中，法官審查訴爭商標是否已獲得顯著性，應當以什么標準來判定。本文旨在論述這一問題。
依據歐盟2008/95/EC指令第3條第3款對成員國商標立法的要求，一個商標如果在注冊之前已經通過使用而獲得顯著性，則應當被認定為有效。該法條同時明確指出，各成員國可以在其國內立法中規定，一個商標如果在申請注冊或核準注冊之后才獲得顯著性，也可以被視為有效。
因此，各成員國可以自主決定注冊在先、獲得顯著性在后的商標是否有效，事實上也就可以自主決定審查商標在什么時間段獲得的顯著性。
簡論商標在歐盟使用獲得的顯著性
在法國，《知識產權法典》第L711-2條規定，“（商標）顯著性可通過使用獲得”。然而，該條沒有進一步指明法國法認可的顯著性是否可以在一個
商標注冊后才獲得。
多年以來，法國法官適用L711-2條時，采用嚴格釋義的方法，對商標注冊之后使用的證據不予審查。
法國高法院近期的一個判決對L711-2條的理解，卻較之以往更為寬松。此案中，Showroomprive.com公司，針對Vente-privee.com公司申請注冊的法國商標“vente-privee.com”提出無效宣告請求 ，稱商標缺乏顯著性。
實際上，在申請注冊之時，訴爭商標確屬欠缺顯著特征。然而，隨著時間推移，該商標逐步為法國相關公眾所熟知。商標持有人Vente-privee.com公司也成為了網絡促銷行業的領袖，該行業在法國仍蓬勃發展。
但是，巴黎大審法院，在其2013年11月2 8日作出的判決中，宣告訴爭商標因缺乏顯著性而無效。商標持有公司隨即對這一判決提出上訴。
巴黎上訴法院于2015年3月 31日就上訴請求作出判決。與一審決定相反，上訴法院認為，訴爭商標雖然在注冊時缺乏顯著性，但在隨后使用過程中獲得了這一屬性。因此，就商標顯著性的審查，法院將商標注冊后大量使用的證據也考慮在內。
法國高法院，在2016年12月6日，確認了上訴法院的這一審查方法。法院從立法角度分析，認為法國行使了它的選擇權，可以對注冊在先、注冊后經使用獲得顯著性的商標宣告有效。高法院進一步認定，Vente-privee.com公司之前提供給上訴法院的證據，足以表明“vente-privee.com”商標大量、持續的使用。
這個判決有助于明確法國法（L711-2條）的理解與適用，消減了（因僅將部分歐盟指令納入法國法律造成的）模棱兩可。
譯者按
無論根據法國法/歐盟成員國法申請注冊僅在法國/成員國發生法律效力的法國/成員國商標[U1] ，還是根據歐盟商標條例（2017/1001條例）申請注冊在歐盟全境內發生效力的歐盟商標，顯著性都是一個有效商標必須滿足的要求。上述顯著性可以是一個商標固有的屬性，也可以是經持續使用獲得的。我國商標權利人有意在歐盟申請注冊商標的，應足夠重視后者——獲得的顯著性。著名體育用品企業安踏（中國）有限公司，近年試圖將兩條黑線組成的銳角簡易圖形注冊為歐盟商標，因沒有提供足夠的證據證明該簡易圖形通過持續使用獲得顯著性，而被歐洲普通法院認為該商標不具備獲準注冊的條件（2017年4月5日判決，案號T?291/16）。縱然法國商標法與歐盟商標條例規定有所不同，商標不予注冊案件與商標無效宣告案件也有所不同，但譯文原文仍然向我們充分展示了通過使用獲得的顯著性對于一個有效商標重要性，也為商標持有人如何證明通過使用獲得的顯著性提供了指引。
發布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：Gwendal Barbaut/ Lorraine Bazin （IPSIDE訴訟律師）
譯者：宋昕哲 （法國圖盧茲一大知識產權法學博士）
供稿：法國IPSIDE知識產權律師事務所
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
