在商標侵權糾紛中，被訴侵權人經常援引商標在先使用抗辯條款作為抗辯。本文中，筆者將對“在先使用”、“一定影響”、“原使用范圍”以及“善意”四個要件進行一一分析，以期更為深入的剖析這一制度。
當前，我國采用商標注冊制度，賦予注冊人專有權以禁止他人在相同或類似商品上使用與其注冊商標相同或相似的商標，但是，商標注冊人的權利并不能阻止善意在先使用行為。
根據我國商標法第59條第3款的規定：“
商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”
這便是商標在先使用抗辯條款，在商標侵權糾紛中，被訴侵權人經常援引該條款作為抗辯。本文中，筆者將對“在先使用”、“一定影響”、“原使用范圍”以及“善意”四個要件進行一一分析，以期更為深入的剖析這一制度：
對“在先使用”要件的理解
“在先使用”要件為商標在先使用抗辯制度的首要條件，其在先使用的時間節點可謂重中之重。然而，理論界對于這一時間節點卻有著不同的看法。
當前，有觀點認為，因商標初審公告前，其他人無從得知該商標已被申請的事實，故他人的在先使用只要早于商標初審公告日即可；也有觀點認為，只要在先使用的時間節點早于商標申請日即可；還有觀點認為，在先使用的時間既要早于商標申請日，也要早于商標注冊人的使用時間。
首先，在先使用的時間節點是否一定要早于商標申請日？答案顯然是肯定的，這是因為我國采用商標注冊制度，更傾向于保護商標注冊人的利益。如果對于商標申請日之后的善意使用行為也加以保護，那么，在我國是否注冊商標就沒有任何意義，這顯然有違我國商標法的立法本意。
其次，在先使用的時間節點是否一定要早于商標注冊人的使用時間？雖然我們能夠從商標法第59條第3款中推知肯定答案，但是，這僅僅是原則性要求而不應成為絕對要求。如果一味僵化適用該條法律規定，則會出現這樣的情形，縱使他人在商標申請前已經在相同或相似商品上大量使用某商標，使該商標具有了一定影響，只要商標注冊人有任何早于其開始使用的證據，該在先使用抗辯則不能成立。這顯然不符合商標法維護公平競爭、保護善意使用的立法原則。
綜上，我們認為，“在先使用”的時間節點只要早于商標申請日即可，只要其在先善意使用行為達到一定影響，則應該受到商標法的保護。
對“一定影響”要件的理解
《商標法》第59條第3款的立法本意在于，保護那些已經在市場上大量使用、具有一定影響但未注冊商標的在先使用人的合法權益，該條款的核心在于在先使用人的使用行為是否已達到“一定影響”的程度。因此，“一定影響”要件是在先使用抗辯的核心。
根據《商標審理標準》，未注冊商標是否具有一定影響可結合以下因素進行個案判斷：（1）相關公眾對該商標的知曉情況；（2）該商標使用的持續時間和地理范圍；（3）該商標的任何宣傳工作的時間、方式、程度、地理范圍；（4）其他使該商標產生一定影響的因素。通常，在先使用人需要提供較多的使用證據來證明“影響力”因素。
然而，對在先使用人權益的保護并不要求其使用必須達到非常高的知名度，也不要求其知名度已延及較大的地域范圍。通常來講，只要在先使用人在某一地域范圍內持續大量的使用該商標，使該地域范圍內消費者能夠根據該商標識別商品來源，則該在先使用人的權益就有保護的必要。換言之，該在先使用行為就達到了“一定影響”的要求。
對“原使用范圍”要件的理解
《商標法》雖然保護在先使用人已經形成的合法權益，但是，對其未注冊商標的行為并不持鼓勵態度，因此，對未注冊商標的保護力度要遠遠小于已注冊商標，在先使用人只能在原使用范圍內繼續使用該商標，而不能有所擴展。
首先，在后使用的主體僅限于“在先使用人”本人及在先已獲得授權許可的“被許可人”，而不能擴大到原先未獲得授權的使用人。這是因為，一旦對在后使用的授權許可不做任何限制，在先使用人的經營規模可能無限擴展，將對商標注冊人的利益產生極大危害。
其次，在后使用的“商標”應當與在先使用的商標相同，而不能使用與之近似的商標；同時，在后使用的“商品或服務”也應與在先使用的商品或服務相同，而不能將其使用在類似商品或服務上。如果將其保護范圍擴大到近似商標與類似商品或服務，顯然與注冊商標保護范圍無異，這是不合適的。
后，在后使用行為應僅限于其在先使用的地域范圍內，不得無限擴張。通常，對于在先使用人權益的保護是基于其使用行為限定在某一地域范圍內，在該地域范圍內具有一定影響，相關消費者能夠識別商品或服務來源，不易產生混淆誤認。一旦無限擴展，將與商標注冊人的使用范圍產生交叉，不但對商標注冊人利益造成損害，同時造成消費者的混淆與誤認，給消費者帶來損失。
因此，在先使用人一旦超出原有范圍使用的，構成對注冊商標權的侵害，其在先使用抗辯將不予支持。
對“善意”要件的理解
雖然《商標法》第59條第3款中并未提及“善意”要件，但是，在先使用人的善意卻是該款法律規定的應有之義。一旦突破“善意”要件，在先使用抗辯將無從立足。
“善意”要件要求在先使用人不明知或應知商標申請人設計、使用、申請該商標的事實。“善意”的判斷主要基于在先使用人與商標申請人是否有接觸的可能，也可根據商標的知名度、使用的地域范圍、商標的獨創性程度等方面來判斷。通常來講，注冊商標在申請前知名度越高，則被知曉的可能性越大；在同一地域范圍內使用或商標獨創性較高的情形，使用相同商標者難謂善意。
更值得一提的是，在先使用人與商標注冊人博弈的關鍵，正是在于“善意”要件。如在先使用人不符合“善意”要件，則其在先使用抗辯將不被接受；如商標注冊人不符合“善意”要件，則在先使用人可依據《商標法》第32條主張其“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，從而對注冊商標提起異議或無效程序。
在商標行政及司法程序中，在先使用人與注冊人的商標之戰可謂迂回曲折、難分難舍，要理清誰是誰非，著實難度不小。然而，只要領會法律規定的精神與原理，一切也將會迎刃而解。
來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：田君露 蘭臺知產團隊律師 專利及商標代理人
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
