美國最高法院同意解決破產案件中商標許可的不確定性
更新時間：2020-12-01 15:30:22
根據《美國法典》第11條第365款，債務人或破產受托人可以選擇以下三種備選方案中的一種，以執行合同，但須經法院批準：（a）承擔合同，（b）承擔并轉讓與第三方簽訂合同，或（c）拒絕合同。合同或假設和轉讓的假定使協議在破產后仍然有效。債務人拒絕合同被視為違反協議，實際上使債務人（以及非債務方）免于破產后的義務。在被拒絕的情況下，非破產方的補救措施僅限于因被拒絕而造成的損失的索賠。（11 USC§502（g）。）
當破產許可人拒絕知識產權許可協議時，被許可人面臨被拒絕后權利被切斷的可能性。《破產法》第365（n）條規定“知識產權”的被許可人可以選擇將拒絕許可規定視為終止許可協議，或者保留對所涵蓋知識產權的使用/訪問。 。此類保留按“原樣”進行，沒有任何權利進行將來的增強或升級，只要被許可方支付合同要求的任何特許權使用費。該法規是根據Lubrizol Enterprises，Inc.訴Richmond Metal Finishers，Inc.的裁決而制定的。，第756 F.2d 1043頁（1985年第4卷），裁定拒絕技術許可協議會導致被許可人喪失繼續使用債務人所擁有的金屬涂層工藝技術的權利。
但是，與其他知識產權的被許可人相比，商標被許可人面臨的問題是11 USC§365（n）的語言。《美國法典》 11 USC§101（35A）中《破產法》對“知識產權”的定義規定，術語“意味著”某些枚舉項目。法規中列出的類別是受第35條保護的商業秘密，植物品種，專利申請，發明，過程，外觀設計或植物，受第17條保護的著作權作品和受第17條第9章保護的保護面具作品。財產不包括商標。法院認為，結果是，被債務人許可人拒絕后，被許可人不保留商標權。看到，例如Raima UK Ltd.訴Centura Software Corp.（在Centura Software Corp.中），281 BR 660，662（Bankr。ND Cal。2002）。
盡管第365（n）條不適用于商標許可，但某些法院，尤其是Sunbeam Prods中的第七巡回上訴法院。Inc.訴Chicago Am。Mfg。，LLC，686 F.3d 372（第7屆伊利諾伊州，2012年），通過認定被許可人繼續使用該商標的權利在破產許可人拒絕此類許可的過程中得以保護，保護了商標被許可人。這種方法基于這樣的立場，即拒絕并不等同于撤銷或終止許可協議，而僅僅是構成違約，并且許可人的違約并不妨礙被許可人繼續使用商標。?
在今年早些時候在Mission Products Holdings，Inc.訴Tempnology LLC（In re Tempnology LLC）一案中，第一巡回法院與第七巡回法院分裂，879 F. 3d 389（2018年1月1日）。在中作出的商標許可人的權利的商標沒有生存拒絕當事人的合同中，法院指出，商標11 USC§101（35A）的知識產權定義中未列出許可證，該法規也未包括任何可能擴展到商標的包羅萬象的條款或剩余條款。法院指出，國會明確提及了一個相對模糊的財產（掩蓋作品受標題17的第9章保護），并且如果它打算將知識產權例外擴展到商標，則會確定一個更明顯的類別，例如商標。法院承認，盡管某些權利可能會在駁回中幸存下來，并且駁回不會“蒸發”一項權利，并且法院可能有權承認根據11 USC§365對駁回的影響的“未成文”限制，但商標不適合用于這種司法認可的例外，因為有效許可商標要求許可人監督和控制以該商標出售給公眾的商品質量，否則，可能會損害所有者權利的有效性，從而有可能放棄該商標。結果是破產的債務人將被迫在履行與延續許可有關的執行義務或冒其商標損失的風險之間做出選擇，不應強迫拒絕債務人做出選擇。
2018年10月26日，美國最高法院就Tempnology案批準了證明書的請愿書。（Mission Product Holdings，Inc.訴Tempnology，LLC，nka Old Cold LLC，案號17-1657。最高法院同意根據11 USC§365決定是否由債務人－許可人拒絕許可協議，根據11 USC§365（g）構成對合同的違反，終止了被許可人的權利，該權利將在適用的非破產法規定的許可人的違反下幸免。最高法院針對該問題的裁決將解決電路之間是否存在商標被許可人可以繼續使用商標在破產許可人拒絕許可之后。被許可人可能會爭辯說，《破產法》未能明確規定繼續保持商標被許可人權利這一事實并不能改變以下事實：正如Sunbeam法院所裁定的那樣，根據第365（g）條作出的拒絕僅僅是違反許可人和商標侵權許可人不終止被許可人的知識產權使用權。換句話說，被許可人的權利不應終止，但被許可人對未履行義務的補救措施僅限于破產案件中的損害賠償要求。相反，破產財產可能將依賴于第一巡回法院基于法定依據的論點，即承認持續使用許可商標的權利將顛覆破產債務人因拒絕許可協議而違反國會意圖而“重新奪回”許可商標權的行為。
