及時注冊及反搶注
更新時間：2020-12-01 15:31:33
? (一)我國商標注冊的原則
? 1．自愿注冊原則
? 只有注冊商標才具有法律上的專用權和禁止權，即商標權的獲得只有通過商標注冊申請，因注冊而產生。除了煙草制品屬于必須使用注冊商標的商品，必須進行商標注冊以外，絕大多數的商標注冊與否，聽其自便。即我國采取的是國際慣例一自愿注冊。自愿注冊原則是相對于強制注冊而言的。強制注冊又稱全面注冊，是指商標使用人在其生產或者經營的商品上凡使用商標的，就必須一律注冊，不注冊的商標被禁止使用。
??? 2．以申請在先為原則，使用在先為補充
??? 實行申請在先原則是實行注冊原則的要求。依申請在先原則，對于兩個或兩個以上的申請人，在同一種或類似商品上申請注冊相同或近似的商標時，準予先申請人的注冊，駁回后申請人的注冊。這就是申請在先原則，但對于無法確定誰是先申請人的則采用使用在先原則。嚴格地講，我國商標注冊實行的是以使用在先原則為補充的申請在先原則。
? 對于無法確定誰是先申請人的，《商標法》第29條規定：“同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。”
? 3．優先權原則
? 優先權原則是《巴黎公約》所確立的對工業產權國際保護的重要原則之一。它主要體現在工業產權保護的申請程序上。優先權是指任何一個巴黎公約成員國國民向任何一個公約成員國就工業產權保護第一次提出正式申請后的一定期間內，專利和實用新型為12個月，商標與外觀設計為6個月，再向其他成員國提出申請時，該成員國應當將該申請人的第一次申請日視為在該國提出申請的日期，即優先權日。優先權原則的主要作用在于使發明人和商標所有人在第一次提出申請后有充裕的時間考慮還需在哪些其他成員國提出申請及選擇代理人辦理手續，他無需擔心在這段時間內別人以同樣的發明或商標在他國搶先申請專利或申請商標注冊。因為他的第一次正式申請日是享有優先權的優先權日。
??? (二)如何防止遭搶注
??? 1．不及時注冊的危險
??? 世界上大多數國家在商標確權問題上采取“注冊在先”的原則，而不是“使用在先”的原則。即在相同或類似商品上，只有先提出商標注冊申請的人才能享有商標權。
??? 由于商標注冊是取得商標專用權從而獲得法律保護的必要前提，企業對其使用或準備使用的商標及時注冊是十分必要的，否則該商標就只能是未注冊商標，得不到法律有效保護。這里的“及時注冊”，還包括一定范圍的超前注冊。企業獲得商標權可以為商品或服務進入市場提供法律保障。考慮到商標從申請注冊到最后授權需要一定的時間，企業商標注冊具有一定的超前性顯得更重要。
??? 誠然，包括我國在內的許多國家的法律并不排除未注冊商標的使用，也不是說企業使用在商品上的商標都要進行注冊，未注冊商標在有的情況下使用是必要的，如企業未定型的試銷產品或季節性商品就是如此。然而，企業對其商標不注冊，而是以未注冊商標形式使用在商品上弊端卻很多，主要問題包括：
??? (1)該商標不存在商標專用權，不受法律保護，無法禁止他人仿冒。
??? (2)如果該商標與他人的注冊商標相同或近似，而使用的商品又相同或相似，則將被禁止使用。如果他人的注冊商標是馳名商標，即使使用的商品不相同或不類似，也不是在所有情況下都允許使用。
??? (3)本企業的商標如果創出一定名氣后，很容易遭致他人的搶先注冊。即搶注。??? ‘
??? 商標及時注冊，可以防止搶注注冊、續展注冊、另行注冊、重新注冊、在國外的注冊。
? 2．反搶注的策略
? 目前，商標在國內遭搶注，往往是使用很久，有一定知名度，但未注冊的商標；在國外遭搶注的，往往是搶注入利用商標保護的地域性原則，將國內較有名氣的注冊或未注冊商標在香港、澳門或海外注冊。
??? (1)反搶注第一式——慧眼識賊
??? 俗話講，“山崗無農有賊行”，好好的山坡，沒有種田放牧之人，必是附近盜匪太多，這是從商經驗。
??? 經驗一，警惕要求獨家代理權的人。一些海外商人為獲取我國產品在其本國市場的壟斷利益，往往提出獨家代理權要求，而一旦遭到拒絕，他們便會以自己的名義在其本國注冊我國產品，利用商標權破壞我國企業在其地區的產品市場，或阻止他人代理我國產品。如我國“牡丹”電視機的“PEONY”商標便被荷蘭銷售代理商在荷蘭、瑞典、挪威、比利時、盧森堡五國搶注。
??? 經驗二，警惕展覽會上詳細了解產品市場的人。企業參加展覽會時，如果發現有人詳細了解產品市場情況，但又沒有合作意向，那企業就要注意了，這個人可能就是商標搶注者。近幾年來，東南亞或韓、日投機商人曾多次利用我國企業在參加展覽會時的疏忽，掌握我國產品的海外市場情況，在我國產品的重要銷售市場搶注商標，進而倒賣商標或以侵權之名收取傭金。例如，一日本人在日本搶注上海”英雄”金筆商標，要求中方按瑛雄”金筆在日本銷售量的5％向其支付傭金，致使，英雄”筆的日本代銷商因無利可圖而停止銷售。
??? 經驗三，警惕企業目標市場的競爭對手。通過商標搶注制造知識產權糾紛，近年來日漸成為歐美公司向我國企業設置貿易壁壘的．一種新手段，“海信與西門子”的商標之爭便是典型案例。如果企業所在行業屬競爭激烈行業，尤其需要警惕來自競爭對手的商標搶注阻擊。。? 經驗四，警惕商標注冊的巧合性。我國企業在長期發展中往往重視中文商標的塑造與保護，而與之相對應的外文標識則簡單地使用外文常用單詞，這便增大了自身商標的被搶注的幾率。如聯想原英文標識為“legend",此單詞為英文常用單詞，很早便被他人在海外注冊使用，因此，聯想欲進軍海外市場，就必須換商標。
??? (2)反搶注第二式——未雨綢繆
??? 反擊搶注，更必要的是建立起一套適合自己的商標防御體系。目前，世界各國主要有三種商標確認制度：使用優先制、注冊優先制和使用與注冊并用制。“使用優先制”國家憑商標的原始憑證認定權利人；“注冊優先制”國家依據商標在該國的注冊記錄確定權利人；“并用制”國家則兼顧使用與注冊兩種情況。針對此三種商標確認制度，不同企業可采取不同的商標保護策略。
? ①中小企業
? 一般情況下，中小企業取得了一定的國內業務，偶有產品銷往海外，但產品在海內外均不具備領導市場的能力，自身商標還僅僅是一種起“區別”作用的標識。此時，企業可不急于海外注冊，特別是在“使用優先制”國家，只需委托國內商標事務所監測企業海外潛在市場的商標注冊情況，同時保留商標原始憑證即可，如廣告、發票、合同、公證材料、報關單等。世界多數國家均設置“商標注冊異議公告”程序，商標事務所定期監測目標國家的商標注冊公告，一旦發現有雷同或近似商標，便可提起商標異議，從而阻止搶注的出現。
? ②國內市場領先企業
? 這種企業的產品在國內市場已成為主流，伴有較大數額出口業務，其商標在“區別標識”作用之外亦具備了“價值增值”功能，此時，企業應該開始考慮采用我國已加入的“馬德里商標國際注冊”(下簡稱”馬德里體系”)，以抵御商標被搶注所帶來的無形資產損失。該體系優點在于：費用較低，注冊費用只包括“基礎注冊費”、“指定國家注冊費”、“本國商標主管機關費用”三部分；節省時間，商標國際注冊申請人自向中國商標局提交商標國際注冊申請書之日起，一般6個月左右即可取得世界知識產權組織(WIpO)國際局頒發的商標國際注冊證明；手續簡單，申請人向本國商標局遞交一份申請即可指定眾多國家進行申請保護，后期變更名稱、地址、續展等手續也均可以通過單一程序得以實現。
??? ③具有明確海外發展計劃的大型企業
??? 此類企業最好的商標保護措施就是針對目標市場，委托當地專業事務所，以逐一注冊的方式進行海外商標申請。因為”馬德里體系”并不提供各國的商標檢索服務，有可能出現因商標近似或雷同，注冊申請被駁回的情況，這將造成重復費用。而當地專業事務所熟悉本國或本地區法律，具備專業的商標監測工具，可為商標注冊提供準確的申請建議，保證商標注冊申請的成功率。
??? 此外，“馬德里體系”對于急于進入海外市場的企業，有貽誤市場時機的可能。據“集佳”公司介紹，根據《保護工業產權巴黎公約》規定，公約成員國商標申請人享有自商標注冊申請日起6個月的其他成員國商標申請優先權。即我國某申請人于2005年1月1日向中國商標局提出商標注冊申請并得到受理，該申請人的國內商標申請日即為2005年1月1日。此后，該申請人在6個月內分別向法國、德國等“公約”成員國提出同樣的商標注冊申請，并主張優先權且能夠提供優先權公證文件，那么，該申請人在法國、德國的商標注冊的申請日將被統一視為是2005年1月1日。而他人在2005年1月1日之后向法國或德國提請的相同或近似商標注冊申請，則被視為在后商標申請而被駁回。而如果，通過“馬德里體系”進行的商標國外注冊，就無法享受《保護工業產權巴黎公約》規定的優先權。因為“馬德里體系”要求以申請人的本國基礎注冊完成為前提。而我國要完成基礎注冊，一般都需要一年以上的時間，等基礎注冊完成，早已超出優先權期限了。因此，對于如“聯想換商標”這樣重大的海外商標戰略性行為，適用逐一注冊方式更能保護企業商標的合法權益。
? 3．反搶注第三式——亡羊補牢
? 如果商標已然被海外搶注，那就只得利用各種手段盡力挽回損失了。
??? 首先，最義正辭嚴的挽回手段是依靠法律。根據《保護工業產權巴黎公約》和《與貿易有關的知識產權協議》關于馳名商標的保護規定，或根據《保護工業產權巴黎公約》第6條“如本同盟一個成員國的商標所有人的代理人或代表人未經該所有人同意，而以自己名義的向本同盟一個或一個以上的成員國申請注冊商標，如該國法律允許時商標所有人可要求將該項注冊轉讓給自己，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當的”規定，如果企業能夠提供商標的原始憑證及公證材料，被搶注企業是有可能依靠法律奪回商標的。例如，我國“雄雞”牌蚊香在非洲和南美洲一些國家暢銷，被一商人在尼日利亞搶注，并索要巨額侵權賠償。中方企業在當地代理人的幫助下，了解到尼日利亞商標注冊實行“使用優先”原則，經過3年努力，中方提供了種種在先使用的證據，此案以中方勝訴告終。不過，法律手段往往又是耗費成本最高的。搜集證據、委托律師所需的費用已非常高，而法律程序又往往一拖經年，致使企業坐失市場發展機會。
??? 其次，最心照不宣的挽回手段是商標談判。搶注者的動機萬變不外乎一個“利”字，如果企業可以坐下來與搶注者談判，未嘗不會得到一個兼顧市場和效益周全之策。如，此次海信與西門子之爭，雙方經過談判，半月間即達成共識，雖留下一個“六位數轉讓費”的懸案，但談判共識為海信進軍歐洲市場爭取了有利時間，孰失孰得，就只有海信自己兩害相權了。值得注意的是，商標談判絕不是一個簡單的金錢游戲，而是雙方在政府、社會等方面的公關能力的綜合較量。在此次“海信與西門子”案例中，海信在事件之初積極應訴。同時廣泛而主動地配合媒體進行新聞報道，繼而協助媒體發起“中國企業海外維權研討會”，商務部、工商局、商標局等部門代表悉數出席，從正面給西門子施加壓力，從而最終拿回商標。
??? 再者，最無可奈何的挽回手段是換商標。假使企業無法通過談判拿回自己的商標，又無心力應對法律程序，那就只有換商標了。換商標的好處是，國外市場對我國企業具有“價值增值”功能的中文標識往往缺乏認知度，此時推出全新英文標識對既有市場不會形成顛覆性沖擊。當然，任何的事后補救總是沒有事前預防來得經濟，保護知識產權，根本還是建立適合自身的防御體系。
