通過馬德里議定書在美國注冊商標
更新時間：2020-12-01 15:13:36
擁有基于《馬德里議定書》延展權的美國商標注冊的外國公司應注意在美國注冊發出后在商業中使用這些商標。盡管一家公司無需指控通過馬德里議定書獲得美國注冊的使用，但最近商標審判和上訴委員會的一項決定確認，無論由此產生的美國繼續有效的商標使用權，其產生的任何美國商標注冊都可能隨時被取消。
根據《美國商標法》第66（a）條，《馬德里議定書》下的國際注冊的持有人可以要求美國專利商標局（“ USPTO”）將對該國際注冊的保護擴展到美國。申請人必須聲明其在美國使用該商標的意圖，以及由此產生的美國商標申請將受到美國專利商標局的審查和反對。一旦延長保護期限的請求獲得批準，并且異議期已經結束，美國專商局將簽發保護延長證書，稱為“保護延長注冊”或“第66（a）條”。1英寸美國專利商標局商標審判和上訴委員會（“ TTAB”）對SaddleSprings，Inc.訴Mad Croc Brands，Inc.案提出質疑，認為可以質疑第66（a）條注冊的依據。
SaddleSprings，Inc.訴Mad Croc Brands，Inc.。
SaddleSprings，Inc.提出了使用意向申請，以注冊用于葡萄酒和烈酒的商標CROCTAIL。美國專利商標局基于對鱷魚尾部設計（點擊之前第66（一）注冊拒絕注冊，在這里看到的圖像），通過瘋狂的鱷魚品牌，公司，各種飲料，包括葡萄酒和蒸餾酒資。此后，SaddleSprings提出基于遺棄而取消Mad Croc的注冊的請愿書，指控Mad Croc“或者從未在商業中使用注冊商標，或者在注冊期間確定的時間內完全停止使用[那個]注冊商標。至少連續三年。”?SaddleSprings，Inc.訴Mad Croc Brands，Inc.，第92055493號撤銷案，第2點（TTAB，2012年9月25日）。
Mad Croc提出了12（b）（6）的動議，以駁回撤銷請求，并辯稱，根據《商標法》第71條，“保護范圍在國際注冊期限內仍然有效，除了局長如果在注冊日期后的第五年和第六年之間未及時提交第8節使用誓章，則可以取消延期。ID。第3點，Mad Croc認為不能取消其注冊，因為：（1）基礎國際注冊仍然有效；（2）局長無權在提交第8條宣誓書的截止日期之前取消注冊。ID。在3。
薩德爾斯普林斯（SaddleSprings）指出，《商標法》第69條規定，“保護范圍的擴大應與在主要注冊簿上的注冊具有相同的效力和效力。”?ID。因此，SaddleSprings爭辯說，第66（a）條的注冊與任何其他基于美國的注冊都受到相同的條件和要求，包括在商業中使用商標。
TTAB提出的關于撤回動議的問題是“對于基于第66（a）條的注冊而言，是否可以提出放棄，其基礎國際注冊對其有效并且仍然存在。”?ID。TTAB于6日裁定：“一旦根據第66（a）條發出了美國注冊，則該注冊具有與根據第1條或第44（e）條發布的注冊相同的注銷理由。”?2個?ID。在第9條中。“一旦獲得美國注冊，第66（a）節注冊的所有人將受到與任何其他注冊人相同的待遇和條件。我們認為，這包括可能根據《商標法》第14條以任何可行的理由取消注冊。商標法……”。ID。在12。
TTAB拒絕了Mad Croc關于第71條以某種方式限制取消66（a）注冊的依據的主張。TTAB注意到第71條沿用了第8條的語言，因此得出以下結論：兩節中的語言“均規定了注冊的正常期限或期限，但[不包含]明確限制其他人提出請愿的權利”在那個任期中……”?ID。TTAB等于10。換句話說，TTAB發現第71條僅定義了有效的國際注冊在美國仍然有效的最長時間，但并未使該國際注冊免受傳統取消挑戰的影響。TTAB表示，其對法規的解釋與《馬德里議定書》第5條第（6）款均相一致，該條承認，延長保護期的請求可能會被取消，以及《美國商標審查程序手冊》指出，在行政或司法程序中，將保護范圍擴展至美國可能無效。
因此，TTAB拒絕了Mad Croc的撤職動議，并發現SaddleSprings可以基于放棄使用權繼續其撤銷請求。
執業要點：不使用取消標準
既然SaddleSprings幸免于駁回動議，那么必須以大量證據證明Mad Croc放棄了其商標的使用。如果SaddleSprings初步顯示出放棄的事實，那么負擔就轉移到Mad Croc上，通過提供商標使用或恢復使用的客觀證據來駁回放棄的主張。
美國商標的持有人應了解法定的推論，即連續三年不使用即構成放棄。3如果尋求撤銷的一方可以證明注冊人連續三年未在商業中使用該商標，則負擔應轉移給注冊所有人以證明其使用或客觀證據表明其打算恢復使用該商標。
值得注意的是，盡管舉證責任更大，但當事人無需等待三年就可以對商標不使用提出質疑。如果在注冊后的任何時候，當事人可以證明注冊人未使用且無意恢復使用該商標，則可以在不使用的基礎上取消注冊。
因此，根據《馬德里議定書》延伸保護?的美國商標注冊所有人應牢記，雖然可能不需要在美國商業中使用以取得第66（a）條的注冊，但此類注冊在其在商標上簽發后的任何時間都可能會被取消。不使用的依據。
