美國法律致力保護未經使用的商標聲譽
更新時間：2020-12-01 15:14:16
美國上訴法院的兩項意見創造了一種可能性，即原告只能基于僅在美國境外使用其商標而提起假冒訴訟，這是一種強大的新工具，可以對在美國首先使用該商標的侵權人提出質疑。
未經使用的商標聲譽是一個法學悖論。由于信息的國際流動，在一個國家使用商標可能會在另一個尚未使用該商標的國家（至少不是第一所有人）中產生商業價值的聲譽。由該聲譽產生的商譽可能會被另一方利用，并且消費者可能會感到困惑或欺騙。這表明聲譽應受到保護。但是，這種主張與傳統觀點（至少在美國的實踐中）相反，后者將“商標聲譽”定義為消費者基于良好的先前經驗而繼續與商人開展業務的傾向。簡而言之：沒有貿易，沒有商標。
但是，國際商標法早已隱含地承認，聲譽的某個方面可以在商標所有者的商品或服務之前越過邊界，從而可能導致未經授權的領先者通過防止商標所有者（在欺騙消費者方面）傷害商標所有者。從進入新市場開始。《巴黎公約》第4條（自1883年開始生效）以及著名的商標條款（第19條于1925年引入）第6條之二規定的為期六個月的優先權機制，都是為了保護商標所有人免遭這種喪失抵押品贖回權的情況。
盡管美國自1905年起就承認《巴黎公約》為優先事項，但除少數例外情況外，美國不承認在美國商業以外的使用（《蘭納姆法》第45條（編入美國法典第15條第1127款，將“商業”定義為“所有”電子商務可以由國會依法監管”）為產生保護的美國商標權利。普遍同意，第6條之二?在美國法律下既不明確也不隱含（例如，參見?Grupo Gigante SA De CV訴?Dallo?＆Co（391 F3d 1088（9th Cir 2004））和?ITC Limited訴Punchgini，Inc??（ 482 F3d 135（2d Cir 2007）。
但是，繼最高法院于2014年在?Lexmark International，Inc訴Static Control Components，Inc??（572 US，134 S Ct 1377（2014））一案中對《蘭納姆法》做出的虛假廣告案中的解釋之后，美國上訴法院最近發表了兩項意見–兩者都涉嫌美國公司盜用了墨西哥著名商標，都以新的方式解釋了《蘭納姆法》中不公平競爭條款，從而開辟了原告可能提起假冒訴訟的指控僅在美國境外擁有其商標，再加上在美國境內享有聲譽。盡管在這兩種情況下對潛在損害的討論存在問題（如我們在此處所述），但這可能意味著非美國商標?擁有者擁有一個強大的新工具，可以用來挑戰那些首先在美國使用外國擁有者商標的侵權者。
Belmora?和?Prolacto的止贖事實模式?
這兩個案件–??Belmora訴Bayer??（819 F 3d 697（2016年4月Cir））和?Paleteria La Michoacana，Inc訴Productos Lacteos Tocumbo SA De CV??（743 F App'x 457（DC Cir 2018））–呈現出相似的事實模式，但有一個關鍵的區別。在?Belmora，美國制藥公司Belmora于2003年申請了商標FLANAX的注冊，并于一年后在美國與萘普生鈉（一種止痛藥）結合使用。但是，拜耳在墨西哥也注冊了萘普生的FLANAX商標，并自1970年代后期開始在墨西哥使用。拜耳從未在美國商業中使用該商標，據了解，該商標既包括州際貿易，也包括涉及外國和美國的商業。（盡管第三方（其中許多位于墨西哥邊境城鎮中）已將拜耳的FLANAX產品運到美國，但此類銷售未得到拜耳的授權或監管，因此沒有確保拜耳的利益。?拜耳消費者?保健公司訴Belmora有限責任公司，110 USPQ2s 1623，2014 WL 1679146（TTAB 2014）。拜耳于2004年提交了美國商標注冊FLANAX，但由于Belmora的先前申請，該申請被拒絕。值得注意的是，在美國提起訴訟之前，拜耳表示，它不打算在美國使用FLANAX商標，因為它打算僅以ALEVE品牌出售萘普生。
Belmora對拜耳先前用途的了解似乎很明顯，因為據說Belmora為其FLANAX產品使用的包裝與墨西哥拜耳所用的包裝相似，顯示類似的藍色和字體，并使用西班牙文，而Belmora的促銷材料據稱暗指拉丁美洲的遺產（使用“現在在美國可用”之類的表達方式）。此外，貝爾莫拉的產品還銷售給西班牙裔客戶。
在?PLM訴Prolacto案中，在墨西哥長大的兩個兄弟于1990年在加利福尼亞州以LA MICHOACANA商標作為水果冰淇淋（一種冰淇淋）的商標。這兩個兄弟后來成立并以Paleteria de Michoacana（PLM）的身份經營。
墨西哥最大的菜市場供應商普羅拉克托（Prolacto）數十年來一直在利益攸關者中使用其祖國的LA MICHOACANA商標，始于Tochobo鎮（米卻肯州）。直到1997年Prolacto才開始在美國使用該商標。
PLM還采用了一個標志，描繪了一個Purépecha印度女孩（原產于Prochoto在米卻肯州的住所），該標志與Prolacto在墨西哥使用的標志相似。此外，這家位于加利福尼亞的公司使用宣傳材料來暗示墨西哥的遺產，在某些材料中指的是Prolacto的所在地Tocumbo。PLM還使用廣告文案中的表達方式來暗示其產品“現已在美國上市”（貝爾莫拉公司也是如此）。
因此，在這兩種情況下，原告都可以合理地聲稱他們是被告的攻擊目標，但是任何原告都不能要求美國商業中的在先國家商標權。在此討論中，重要的區別在于，拜耳曾一度宣布，它從未打算在美國使用FLANAX商標，而Prolacto已進入美國并在美國擴展，但受到PLM先前的限制。在30多個州廣泛使用。
預利盟?反不正當競爭法的解釋
美國法律的傳統觀點是，擁有在先商標權是虛假協會索賠的必要組成部分。即使在沒有事先商標權的情況下，提出新主張的可能性也源于對《蘭納姆法》中不公平競爭條款第43（a）條中“任何人”一詞的含義的歧義。
一般而言，定義救濟要求的明確起草的全面法律規定應列出索賠的內容，指出可能承擔責任的人，并確定誰可以提出這種要求。例如，第32條提到“注冊人的民事訴訟”。
相反，第43條（a）不清楚。它僅用一句話就包含了構成聯邦不正當競爭的虛假關聯和虛假廣告宣傳。被告濫用商標會導致某種形式的虛假關聯（第43（a）（1）（A）條）或散布虛假陳述（第43（a）（1）（B）條）的被告，“任何?認為自己受到或可能受到這種行為傷害的人”（強調后加）。
第43（a）（1）條的虛假關聯規定未提及原告是否必須擁有先前在美國商業中使用的商標。然而，該規定在歷史上一直是這樣解釋的。（例如，參見?Two Pesos，Inc訴Taco Cabana，Inc??（505 US 763（1992））；史蒂文斯法官同意，盡管第43（a）條“未提及商標”，但“創建了聯邦訴訟因由”商標文本的這種轉換“與法規的目的一致”）。以原告必須擁有商標為前提進行閱讀是合理的；似乎合乎邏輯的推斷是，除了困惑的消費者之外，唯一可能因濫用混淆而受到傷害的一方美國商業商標是美國商標的所有者。
但是，如果另一個實體看似試圖通過在美國首先使用該商標來利用外國商標，則要求原告擁有美國商標會造成保護方面的麻煩。存在不正當競爭的方面–商標所有者的聲譽受到損害，所謂的“壞蛋”正在欺騙性地利用該聲譽進行交易，而美國消費者也受到了欺騙。
到目前為止，非美國商標所有人已嘗試以多種方式填補保護方面的空白，但僅取得部分成功。例如，各種非美國位置特定的企業（例如，旅館，飯店和賭場）通過爭論在美國的廣告或預訂服務產生了受保護的美國商標權利，成功地擴展了“商業用途”的定義（參見，例如，??International Bancorp LLC訴摩納哥的銀行和金融機構329 F 3d 359（2003年第4屆法院）和?Penta Hotels Ltd訴Penta Tours9 USPQ2d 1081（D Conn 1988），其中針對歐洲連鎖酒店的廣告和預訂服務被視為在美國商業中使用。對輔助商品和服務的保護，包括對WIMBLEDON或UEFA之類商標的廣播或商品銷售，也可以緩解這一問題。
在美國，保護著名商標的一種失敗方法是倡導著名的商標學說，例如?《巴黎公約》第六條之二所載的商標學說。美國上訴法院和TTAB普遍同意，《蘭納姆法案》（Lanham Act）未在第6條之二中解讀，該法案中也沒有任何語言支持美國商標所有權要求的著名商標例外。美國法院最接近采用著名商標學說的是?Grupo Gigante SA De CV訴Dallo＆Co??（391 F 3d 1088，1094（9th Cir 2004）），在第九巡回法院中推測這種學說可能是為了公眾利益。然而，?巨人?上訴法院從未遵循過推理。
正是在這種背景下，美國貝爾莫拉第四巡回上訴法院的裁決?重新詮釋了第43（a）條，并拒絕了商業使用的要求。
利盟?對第43（a）條的分析為不使用而保護美國聲譽提供了基礎
第四巡回法院對第43（a）節的虛假關聯叉的新穎觀點源于最高法院在2014年Lexmark訴Static Control一案中對虛假廣告叉適用的“任何人”的解釋?。如前所述，術語“對任何人承擔民事訴訟責任”在本節中僅出現一次，因此適用于兩個插腳。因此，最高法院對“任何人”的解釋均適用于虛假的社團主張和虛假的廣告主張。
在?利盟，打印機墨盒供應商利盟涉嫌在關于靜態控制，這是不是競爭對手，但在由利盟公司的競爭對手出售的墨盒使用的關鍵部件的供應商虛假陳述。當Static Control對Lexmark的虛假廣告提出反訴時，出現了一個問題，即諸如Static Control之類的非競爭者是否有資格提出索賠。在利盟之前?，法院認為第43（a）（1）條中的“任何人相信他或她受到了損害或可能受到損害”的用語過于寬泛且不可行，并且在制定“審慎立場”時頗為困難。 '虛假廣告的理論-也就是說，出于審慎的考慮，法院如何才能僅將利益限制在意在受法律條文保護的利益范圍內的那些原告的地位？實際上，各個巡回上訴法院已經為謹慎性設計了五種不同的多因素測試。
斯卡利亞大法官為一家統一的法院開篇，掃除了所有五個下級法院的測驗，并闡明了一個簡單的兩因素測驗，以確定一個人是否可能提出虛假的廣告主張。
原告必須是以下之一：
其利益屬于受規約保護的利益范圍內；和
其利益損害直接是由于違反法規引起的（Id?在1390年）。
最接近的傷害因素是利益和傷害的過濾器，使“任何人”的語言都可以使用。
第43（a）（1）（B）條中虛假廣告規定保護的利益區域是什么？關于法規利益區域范圍的任何歧義，應通過查看該法規的目的來解決。《蘭納姆法》第45節是解釋和定義部分，其中包含斯卡利亞大法官所稱的“不尋常且非常有用”的詳細說明。具體而言，第45節的最后一段列出了《蘭納姆法》所涉及的五個利益：
本章的目的是在國會控制下規范商業
（1）通過在此類商業活動中對商標的欺騙性和誤導性使用提起訴訟；
（2）保護用于該行業的注冊商標不受國家或地區立法的干擾；
（三）保護從事該業務的人員不正當競爭；
（4）通過使用復制，復制，偽造或彩色模仿注冊商標來防止此類交易中的欺詐和欺騙；和
（5）提供條約和公約所規定的有關商標，商號和美國與外國之間不正當競爭的權利和救濟。?（已添加編號。）
這些利益明確或隱含地標識了每個利益中的原告類型。例如，第二和第四利益明確地指的是“注冊商標”，因此只有注冊人屬于該區域。
關于虛假廣告，第45條的相關利益是第三個利益：“保護從事[US]商業的人免受不正當競爭的侵害”。因此，從事美國商業活動的任何人都在該規定的利益范圍內，并滿足斯卡利亞大法官的第一個因素。
第二個因素，即直接傷害，將潛在的虛假廣告原告過濾掉到可行的數量。如果這些人因虛假陳述而受到嚴重傷害，他們可以提起訴訟。組件制造商Static Control聲稱，由于對這些組件的虛假陳述而直接遭受了其銷售的損失，因此可以提起訴訟。最高法院裁定，Static Control的所謂傷害直接是由Lexmark的行為造成的，并且Static Control已根據第43（a）（1）條陳述了可行的訴訟原因。斯卡利亞大法官提供了一些假設，在這些假設中，僅因陳述的后果而間接受到損害的潛在原告（例如，組件制造商的房東，雇員或債權人）而沒有受到直接損害的原告不能提起訴訟。利盟?（1387））。
第四電路將兩因素Lexmark測試應用于Belmora的第43（a）?節
貝爾莫拉（Belmora）地區法院?駁回了拜耳（Bayer）的商標訴訟，?因為拜耳（Bayer）在訴狀中承認自己沒有在美國商業中使用其商標（Belmora LLC訴拜耳消費者護理公司（Bayer Consumer Care AG），84 F Supp 3d 490（ED Va 2015））。拜耳在上訴中辯稱，第43（a）（1）（A）條不需要這種使用。第四巡回法庭是繼利盟之后第一個被要求解釋《蘭納姆法案》中不正當競爭條款的聯邦上訴法院?。
第四巡回法院首先指出，第43（a）節的通俗語言不需要擁有美國商標。?法院使用?利盟（Lexmark）檢驗，考察了第45條中的利益清單。第一個列舉的利益只是說明該行為旨在“使在[美國]商業中使用欺騙性和誤導性的商標具有可行性”。其他四個利益不適用于拜耳，因為它不是注冊人，條約成員的國民或從事美國商業的實體。但是，拜耳確實聲稱這是一個受商標欺騙性和誤導性使用傷害的人；因此，它的要求屬于第一個關注區域。關于拜耳是否需要擁有商標在美國，法院認為第43（a）（1）條沒有明確要求擁有所有權，相關利益（僅關注被告的行為）并不意味著有這樣的要求。國會知道如何在需要時寫出要求擁有商標的前提條件。國會將確定五種利益中的四種利益的潛在索償者的前提條件，但在一項利益中忽略這一前提一定是故意的，因為“通常認為國會在不同的包容性或排除性中有意和有意地采取行動”（布朗訴加德納，美國專利513 US 115，120（1994）。因此，該法案中沒有未闡明的要求。國會對“人”一詞的唯一限定詞是，在美國商業中對商標的欺騙性和誤導性使用必須使人“受到損害”。因此，一個人可能會落入第43（a）（1）（A）條的利益范圍之內，無論他們在被告使用之前是否擁有在美國商業中使用的商標。
貝爾莫拉（Belmora）對近距離傷害的不尋常觀點
確定拜耳的利益屬于第43（a）條的利益范圍之內，即使拜耳不擁有美國在先商標，?貝爾莫拉?法院也考慮了利盟的第二個??因素-直接損害問題。
有問題的是，?貝爾莫拉（Belmora）?法院對近期損害的討論是由拜耳（Bayer）作為商標原告的不尋常姿勢所形成的。拜耳不僅與傳統商標原告不同，因為它不擁有美國在先商標，而且甚至可能與非傳統商標原告有所不同，后者可以考慮提起“未經事先使用的聲譽”訴訟，因為如前所述，拜耳表示它不打算在美國使用其FLANAX標記。
花費資源在美國提起訴訟的非美國商標所有人很可能處于以下兩個位置之一：
它已開始在美國使用其商標，但是對于美國前排而言，很容易被視為侵權的初級用戶；要么
出于同樣的原因，它拒絕進入美國市場。
因此，潛在的直接傷害很容易被闡明-由于美國市場的混亂或喪失抵押品贖回權而導致的美國銷售損失。
但是，拜耳并未辯稱該產品已退出美國市場（因為它已拒絕進入美國市場的愿望），而是它被剝奪了控制其商標在美國聲譽的權利，特別是，它擁有將“移民客戶”從FLANAX轉換為ALEVE的受保護權利。
因此，第四巡回法院做出了一項與眾不同的裁定，即拜耳將其損害賠償要求基于被告在美國的行動對拜耳在墨西哥銷售的外圍影響。法院裁定，拜耳充分辯稱“欺騙直接造成的經濟或聲譽損失”，稱其墨西哥客戶或已經熟悉其墨西哥FLANAX產品的美國居民可能會因在跨境旅行后在墨西哥購買FLANAX而被欺騙。法院最后指出，拜耳可能最終無法證明Belm??ora的行為導致消費者拒絕了拜耳的交易。但是，在爭議的最初請求階段，
由于拜耳在上訴中的不尋常姿態-承認不打算在美國使用其商標-區域法院和第四巡回法院都沒有被要求考慮該公司是否可以通過聲稱自己是有以下危險：
通過禁止使用的禁令或擔心貝爾莫拉進入美國而被美國市場拒之門外；要么
如果與Belmora共存，在美國將失去銷售。
Prolacto在Belmora之后的近距離治療?
在1990年，PLM的創建者在加利福尼亞州使用了LA MICHOACANA商標，并使用諸如“現在在美國有售”之類的促銷語言與面食相關。PLM承認其客戶包括第一代和第二代墨西哥移民。從1940年代開始就在墨西哥使用LA MICHOACANA標記的Prolacto，在1990年代后期在佛羅里達州的美國開始使用其標記。到2015年試用時，Prolacto已在美國四個州開展業務；那時PLM在美國已經有20多年的歷史了，它在大約30個州開展業務。
Prolacto?訴訟的事實模式?很復雜，涉及多個商標，多個市場以及一些法律問題，超出了不使用聲譽的討論范圍。例如，任何一方都不能成功主張先前的全國通用法或注冊商標權。還有一個問題是，“ LA MICHOACANA”一詞的字面翻譯為“來自米卻肯州的女孩（或女人）”是否在地理上描述了商品。
Prolacto斷言，PLM在事先了解Prolacto的業務和聲譽的情況下在美國采用了LA MICHOACANA標記，目的是將面食賣給知道Prolacto及其LA MICHOACANA產品的美國墨西哥移民。（各方同意，LA MICHOACANA商標在墨西哥很普遍，該名稱出現在墨西哥的每個城鎮的商店或攤位上。但是，由于該名稱在墨西哥的廣泛第三方使用，他們對該名稱是否在墨西哥具有商標權表示爭議。）。但是，在地方法院審議簡易判決動議時，第四巡回法院的?貝爾莫拉?尚未做出決定。沒有公認的理論可以證明Prolacto在采用PLM時的聲譽是相關的，并且Prolacto著名的商標類型論點在當時的簡易判決中被駁回為當時美國法律不可用（Paleteria La Michoacana訴Products Lacteos，69 F Supp 3d 175 ，201（DDC 2014））。
在?Prolacto?的審判記錄結束后，發布了?Belmora裁決。在上訴中，Prolacto要求美國上訴法院哥倫比亞特區巡回法院考慮其在墨西哥使用該商標已在美國引起聲譽，并且PLM在美國采用該商標損害了該聲譽。 。
在未評論第四巡回法院對?適用于第43（a）（1）（A）節的利盟的解釋的正確性的情況下?，直流巡回法院遵循了?Belmora?最近的危害分析，并考慮了Prolacto是否在這種墨西哥貿易中表現出了周邊傷害拜耳所聲稱的權利，以及貝爾莫拉?法院已找到足夠的?理由。法院的結論如下：
Prolacto并未因其在美國購買了PLM產品而不是Prolacto在墨西哥?的產品的客戶造成的銷售損失而損害其商業銷售或前景，?也沒有證據表明當事方的客戶在美國和墨西哥之間發生了交叉，或任何其他證據表明PROLACTO在墨西哥市場遭受了任何傷害。?（Paleteria La Michoacana，Inc訴Productos Lacteos Tocumbo SA??De C，V，743 F App'x 457（DC Cir 2018），增加了重點。）
?值得注意的是，有關Prolacto決定的兩項即時觀察?。首先，在?Belmora?分析中，直流巡回法院沒有考慮Prolacto是否可以通過取消抵押品贖回權或失去美國銷售而在美國商業中引起損害的指控來建立直接損害。其次，盡管Prolacto在審判中并未對墨西哥商業造成損害，但是在審判之時，有關墨西哥商業損害的證據在法律上是無關緊要的，因為?Belmora的?決定尚未作出。哥倫比亞特區巡回法院拒絕將案件退回地方法院進行重新審議或重新開放記錄。
原告可以在不擁有美國商標的情況下提起美國虛假的聯合訴訟嗎？
因此，我們提出了相關的問題。盡管有已解決的法律規定原告在美國要獲得虛假的社團主張需要原先的美國商標權，但外國原告是否可以根據第43（a）（1）（A）條針對被指控針對原告聲譽的實體成功提起訴訟，即使它無法建立先前的美國商標權？
利盟（Lexmark）?和?貝爾莫拉（Belmora）?建議如何提出第43（a）（1）（A）條提出的訴訟因由，該訴訟因有可能未提出根據該條款提出的要求而被駁回，因此可能并且可能會在程序動議中幸免。
首先，可以解決的是，根據?Lexmark條款，第43（a）（1）（A）條是否要求商標所有權的問題應通過《蘭納姆法》第45條列出的利益來確定。該?Belmora?法院的解釋-這是唯一一個現在-第一興趣控制和的的資格要求遺漏商標所有權是經過深思熟慮的是合理和一致的（盡管其他的解釋是可能的）。因此，?貝爾莫拉（Belmora）類型的原告將?聲稱因被告在美國商業中濫用商標而引起的混淆而受到傷害，從而滿足了利盟的第一要素?。
這種不使用聲譽的學說的進一步發展可能會涉及對第二個要素的解釋，從而使人們更好地了解被認為是商標濫用造成的直接傷害的傷害范圍。
該?Prolacto?出庭了解?Belmora?作為持有該丟失的對外銷售是在一個信譽不使用的情況下的唯一一種危害識別的。該?Prolacto?法院似乎并不曾考慮是否?Belmora?法院以前只看著墨西哥銷售為假想的傷害，因為拜耳沒有進入其Flanax產品進入美國商務部（被告之前或之后），并直截了當地指出，它永遠不會進入進入美國商業。
由于兩個原因，僅關注美國以外的銷售損失是有問題的。首先，在?貝爾莫拉（Belmora），跨境旅行者在美國所稱的困惑與那些推遲緩解痛苦的購買而在墨西哥的銷售損失之間的因果關系似乎是間接的，而不是利盟所?設想的直接傷害?。
其次，貝爾莫拉（Belmora）?法院可能?在上段中錯誤地運用了?利盟（Lexmark）分析，內容為：“該法令的目的是通過使在這種商業中對商標的欺騙性和誤導性使用成為?現實，來規范國會控制下的商業。”
鑒于此，目前尚不很清楚如何在美國商業范圍之外采取補救措施，使之落入《蘭納姆法》的利益范圍之內。此外，即使美國商務以外的銷售損失屬于利益范圍之內，Prolacto?法院的判決也沒有依據?排除美國商務中聲譽或銷售的損害。
因此，面對這一問題的其他法院可能會理解貝爾莫拉?法院關于?近乎傷害的觀點，認為這是對拜耳獨特態勢的特定案例回應，并且可能?會將普羅萊托?法院的立場視為對貝爾莫拉的誤解?。
展望未來，原告發現自己處于信譽閑置狀態，可以合理地依靠?Belmora?根據第43（a）（1）（A）條提起訴訟，聲稱被告在知道原告聲譽的情況下采用了其商標。標記。謹慎的原告將掩蓋其基地；我們應準備證明這種收養行為直接損害了其在美國以外的銷售（并應包括此類指控），但也應準備主張并確立被告的行為通過喪失抵押品贖回權和//直接損害了美國的原告。或美國銷售損失，因為這種傷害似乎更符合《蘭納姆法》的利益范圍。
